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Principio de territorialidad en materia marcaria

Actualizado: 5 de jul de 2019


A propósito de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado[1], en la cual se reitera que, dado que los efectos jurídicos que emanan de un registro marcario en el país están limitados a un territorio determinado y el derecho que se otorga con dicho registro no es oponible de manera universal, se hacen las siguientes consideraciones respecto al principio de territorialidad en materia marcaria y las posibilidades que tiene el titular del derecho marcario para proteger su derecho.


En primer lugar, se tiene que dicho principio, como uno de los principios fundamentales de la propiedad industrial, implica que la validez y la protección del derecho otorgado queda limitado al territorio del Estado o entidad supranacional que concede el registro marcario. Situación que debe ser analizada por quien pretende la protección de su marca, para la definición, según la proyección de crecimiento de los negocios, de los países en los que se espera protección y en ese sentido proceder con los registros correspondientes.


Así las cosas, la mejor forma de protegerse y asegurar su marca en otro territorio es a través del registro, bien sea directamente o a través de sistemas internacionales de registro como el Protocolo de Madrid, herramienta que puede favorecer particularmente a las empresas colombianas con vocación exportadora, reduciendo costos y tiempos.


Este protocolo es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio. Respecto a los efectos, se tiene que dicha solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca.


Por otro lado, se tiene la Convención de Washington, que permite que los titulares de las partes suscriptoras del instrumento internacional en mención, se opongan a un registro siempre que se verifiquen ciertas condiciones mínimas. En consecuencia, cuando un propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes, tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención. [2]

[1] Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00581-00 | Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Actor: Empresas La Polar S.A Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés


[2] Artículo 7, CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN

MARCARIA Y COMERCIAL - 1929


FUENTES:

Superintendencia de Industria y Comercio: http://www.sic.gov.co/protocolo-de-madrid