CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR NO USO

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el fin de que se interpretaran los art. 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto a la cancelación del registro por falta de uso de una marca.

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Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo dicha marca.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de un procedimiento de cancelación de registro, elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el fin de que se interpretaran los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto a la cancelación del registro por falta de uso de una marca.

Los temas que fueron objeto de interpretación por el Tribunal fueron los siguientes:

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso

2. Cancelación parcial por no uso de la marca

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

4. El uso efectivo de la marca

5. La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

En primer lugar, y en la línea de análisis del Tribunal, se tiene que la cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tener en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de marca encuentra fundamento en uno de los principios que inspira el derecho marcario, el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio estipula que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo dicha marca.

El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, esto es en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. En otras palabras, si el titular utilizó la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

A manera de conclusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló que para probar el uso efectivo de una marca, el titular de la misma debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores los bienes o servicios identificados con su marca. Se advierte que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 483 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.